AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2326764 - SP (2023/0100746-6)
RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES -
SP123638
ANDRESSA COUTO PADILHA - SP404989
AGRAVANTE : UNITED AUTO SAO PAULO COMERCIO DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
RENAN DE ARAUJO XISTO - SP332450
AGRAVADO : RENAULT DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES -
SP123638
ANDRESSA COUTO PADILHA - SP404989
AGRAVADO : UNITED AUTO SAO PAULO COMERCIO DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
RENAN DE ARAUJO XISTO - SP332450
AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADA : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO -
SP192227
DECISÃO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNITED AUTO
SÃO PAULO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento na ausência de violação dos arts. 489, § 1º, IV,
926, 1.022, incisos I e II, do CPC, 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, por não ter sido
demonstrada a divergência jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
(fls. 1123-1125). Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de INSULFILM DO BRASIL LTDA. (fls. 1320-1329) em
que sustenta que o agravo não merece provimento, pois a decisão agravada está em
conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, argumenta
que o recurso busca reexaminar fatos e provas, o que é vedado, e requer a aplicação
de multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de reparação de dano material e moral cumulada com
declaratória de abstenção de uso de marca.
O julgado foi assim ementado (fls. 862-865):
AGRAVO RETIDO — Decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento
de conexão — Agravo retido pretendendo a reforma da r. decisão — Juízo que,
posteriormente reconsiderou sua decisão — Recurso, portanto, prejudicado — Seja
como for, após o envio dos autos houve superveniência de julgamento da causa
conexa pelo Juízo prevento, com devolução para a Vara de Origem — Discussão a
respeito, prejudicada, posto desaparecido o motivo da reunião dos processos, qual seja
o de evitar decisões conflitantes — Conexão que não determina a reunião dos
processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 STJ) — Afastamento da alegação,
de todo modo — Recurso prejudicado.
LITISPENDÊNCIA — Reconhecimento de litispendência, por entender o Juízo se
tratar de ação idêntica a outras já ajuizadas — Extinção da ação, sem julgamento do
mérito em relação à corré Renault — Não ocorrência, contudo — Ações que
coincidem apenas parcialmente as partes (a autora e a fabricante de veículos), sendo
diversas as corrés (concessionárias, numa e noutra demandas, divergindo os fatos da
causa no ponto relativo aos anúncios questionados, posto diversos — Causas, portanto,
diversas, ainda que coincidindo os fundamentos iniciais e, ao menos em parte, os das
defesas — Litispendência inocorrente e agora afastada, portanto, a possibilitar o
julgamento da causa, nesta Instância, também contra a fabricante, nos termos do artigo
1.013, § 3º, do novo CPC.
MARCA — USO INDEVIDO — Ação de reparação de dano material e moral,
cumulada com declaratória de abstenção de uso de marca (“insulfilm”) em anúncio de
vendas de veículos, procedida sem autorização de sua titular, julgada procedente —
Uso da marca insulfilm com o fim de promover ou potencializar a venda de veículos,
mediante a oferta de instalação de película protetora a título de bônus — Resistência
da fabricante e das concessionárias revendedoras, sob a alegação de degeneração da
marca, por ter se tornado denominação de película de proteção solar — Irrelevância —
Marca que, todavia, não perde o direito à proteção — Prejuízo evidente —
Manutenção da condenação por danos morais e materiais, pelo uso indevido e
parasitário da marca da autora — Valor da indenização por danos materiais que serão
apurados em liquidação de sentença, pelo valor médio da instalação do produto
(vendidos ou cedidos por cortesia) no período entre o anúncio e a concessão da
liminar, descontados os tributos incidentes no negócio, ou, não sendo isso possível,
mediante outro critério a ser adotado pelo Juízo — Sentença mantida, com
determinação respeitante ao critério de apuração dos danos materiais.
DANO MORAL — Reparação — A indenização por dano moral deve reparar o
sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor,
devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o enriquecimento sem causa do
ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor — Indenização
majorada para R$ 80.000,00, com juros moratórios a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do C. STJ, valor que atende a esses critérios — Sentença
reformada nesta parte.
Agravo retido julgado prejudicado, apelação da autora provida, não provida a apelação
da corré, com determinação.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
920-926):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Efeito modificativo — Descabimento, se
ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973)
— Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os
embargos — Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera
de jurisdição, se o caso — Embargos que não se prestam ao fim desejado de
prequestionamento — Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS — Pretensão formulada na própria petição de recurso, e
não em apartado — Descabimento — Não preenchimento, ademais, dos requisitos do
art. 976, incisos I e II, do CPC — Indicação de um acórdão, de outra Câmara, dito
divergente, insuficiente para a instauração do incidente — Causa, ademais, já julgada
— Descabimento da instauração — Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Pedido de declaração expressa a respeito
de determinados preceitos legais e constitucionais para fins de prequestionamento —
Desnecessidade.
Instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, indeferido. Embargos
de declaração rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1º, IV, do CPC, porque o acórdão recorrido não fundamentou
adequadamente a decisão, deixando de esclarecer os motivos para a majoração do
dano moral;
b) 1.022, incisos I e II, do CPC, porque o Tribunal de origem não sanou as
omissões apontadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de
solidariedade entre a fabricante e a concessionária;
c) 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, porque o acórdão recorrido
desconsiderou a ausência de uso indevido da marca e a inexistência de danos
materiais e morais; e,
d) 926 do CPC, eis que o Tribunal se omitiu de unificar a jurisprudência
local, apesar de instado a tanto, determinando-se a nulidade do acordão que apreciou
os primeiros Embargos de Declaração.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que a marca “insulfilm” não
sofreu degeneração e que o uso da expressão configura violação ao direito marcário
divergiu do entendimento firmado nos acórdãos paradigmas indicados, que
reconhecem a possibilidade de degeneração de marcas em casos semelhantes.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a inexistência de solidariedade entre a fabricante e a concessionária,
afastando a condenação por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, ajustando
os critérios de cálculo da indenização.
É o relatório. Decido.
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC
O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o art. 1022 prevê a
utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, estendendo seus efeitos ao art. 1025, segundo o qual consideram-se
incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para
efeito de prequestionamento.
Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada
contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de
proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.
Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu
delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado
em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no
próprio julgado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 866-885):
“O Juízo afastou a alegação, afirmando, no aqui interessante, “Muito embora
haja, entre as duas demandas, identidade da causa de pedir próxima e remota, fato é
que não há identidade de partes. Ainda que se cuide de empresas de um mesmo grupo
econômico, não é, a ora excipiente, a mesma pessoa jurídica citada na ação que tramita
no Foro da Penha. Demais disso, a excipiente é concessionária da montadora Renault,
que também figura no pólo passivo, e não da Honda, da Toyota ou da General Motors,
que figuram na petição inicial copiada às fls. 19 e ss” (fls. 111 do apenso).
Todavia, a conexão acabou sendo posteriormente reconhecida pelo Juízo e
enviados os autos ao Foro Regional da Lapa, onde tramitavam quatro ações (fls. 516
/516v.). Ante a reconsideração do Juízo, o agravo retido perdeu seu objeto.
Seja como for, neste ínterim, sobreveio sentenciamento das ações, tendo sido
esta demanda devolvida novamente ao Foro Regional de Santo Amaro, para regular
processamento (fls. 521 e 541).
Reclama, também, a apelante contra o fato de terem sido devolvidos os autos
pelo Juízo do Foro Regional da Lapa, sem, entretanto, atentar para o fato de ter
desaparecido o motivo determinante da reunião de processos, qual seja, o de evitar
decisões conflitantes, porque julgados os feitos em primeiro grau. Lá, já não mais se
podia falar em conexão:
“Não se há que falar em conexão ou continência se uma das ações já tiver sido
julgada em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a própria finalidade do
instituto, que é evitar decisões conflitantes. Assim decidiu reiteradamente o STJ: Resp
120.404-GO (STJ Resp 120.404/GO, 3ª Turma, j. 10.3.1998, rel. Min. Nilson Naves,
DJU 27.4.1998, p. 154), CC nº 18979/RJ (STJ Código Civil nº 18.979/RJ, 1ª Seção, j.
12.8.1998, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 13.10.1998, p. 5), CC nº 22.051
/SP, 2ª Seção, j. 9.9.1998, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 23.11.1998,
p. 114), Resp 33.238/MG (STJ Resp 33.238/MG, 2ª Turma, j. 16.12.1999, rel. Min.
Eliana Calmon, DJU 8.3.2000, p. 94), o que culminou na edição da Súmula 235: 'A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado' (STJ Corte
Especial, Súmula 235, DJU 10.2.2000, p. 20).” (“Código de Processo Civil
Interpretado”,
Coordenador Antonio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, p. 300). Ainda, “RSTJ
131/355 a 384” (cf. obra citada, nota 2 ao artigo 103, p. 241).
O agravo retido, de toda sorte, está prejudicado, afastada, de toda sorte, a
insurgência pelo fato de terem sido devolvidos os autos.
2. O reconhecimento da litispendência merece ser afastado.
Segundo a r. sentença,
“Em relação à corré Renault, a conexão entre a presente demanda e a ação em
trâmite pela 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa foi reconhecida, já que idênticos
a causa de pedir, o pedido e, até mesmo, o período de uso indevido da marca (21/10
/2006).
“Porém, já houve sentenciamento daquele feito, juntamente com outros três
processos em que ré Renault também faz parte do polo passivo, com condenação,
pendente de recurso de apelação.
“Assim, mais do que conexão, há, na verdade, litispendência, já que aquela
demanda é anterior à presente, motivo pelo qual o feito será extinto em relação a ela,
sem julgamento do mérito”.
Conforme o disposto no artigo 301, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973,
aplicável na época, “há litispendência quando se repete ação, que está em curso”.
Repetir ação entre partes exige coincidirem as partes, a causa de pedir e o pedido de
ambas.
Contudo, há que ponderar que as partes desta ação e da outra coincidem apenas
a autora e requerida Renault, enquanto diversas são as concessionárias da montadora.
Aqui, a revendedora é a AR MOTORS, enquanto na outra são a Itavema, Da Vinci,
Armando e Grand Brasil. Por fim, os fatos das ações, se coincidem ou se aproximam
no conteúdo das condutas de fato, divergem no tocante a que os anúncios de venda
com chamativo de oferta de bônus (um deles a instalação gratuita de película
protetora) se referem exatamente a cada qual das concessionárias mencionadas,
respectivamente (cf. fls. 51, destes autos.
Fica, portanto, afastada a afirmada litispendência, de sorte que, nos termos do
artigo 1.013, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil, possível o julgamento da
causa desde logo em relação à Renault.
Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.
3. Trata-se de “ação de reparação de dano material e moral cumulada com
declaratória de abstenção de uso indevido de marca” ação declaratória cumulada com
reparação de danos materiais e morais, movida pela Insulfilm do Brasil Ltda. em face
de fabricante e de concessionária de veiculas. Alega, em síntese, ser empresa de
fabricação, comercialização e prestação de serviços de película de proteção solar para
vidros automotivos, e que desde 1983 detém o registro da marca “Insulfilm”, marca
essa que foi indevidamente utilizada pelas corrés, por meio de anúncios veiculados em
mídia desde 21.10.2006, para promover a venda de veículos, levando a erro
consumidores em relação ao produto original, causando vulgarização da marca,
confusão no mercado e dano à sua reputação. Pediu, portanto, abstenção da utilização
da marca e condenação por danos materiais e morais.
As corrés, por sua vez, entendem inexistir proteção legal à marca “insulfilm” por
ter sido vítima de processo de degeneração, vez que o público consumidor trata
“insufilm” como designativo geral para “películas de escurecimento de vidros
automotivos”, razão de não terem obrigação de indenizar.
4. O recurso da corré (concessionária) não merece atendimento.
A autora é detentora dos direitos relativos à marca “Insulfilm”, consistente em
“acessórios para automóveis e motocicletas, tais como vidros e películas de polyester
para controle e bloqueio da luz e do sol, a ser aplicada em vidros”, desde 1990 (cf. fls.
42/45).
Toda a publicidade encetada pelas corrés, juntas às fls. 50/76 contém
incontestavelmente a menção à palavra “insulfilm”, incluída sua colocação como
“bônus”, dentre outros, na compra dos veículos de fabricação da Renault, com o
intuito evidente de atrair a clientela e potencializar vendas.
As rés não negam que a marca “Insulfilm” seja de propriedade da autora, assim
como não negam o uso dela em suas peças de publicidade, e igualmente não negam
tenham-na usado para promover a venda de veículos, mas utilizado produtos de outros
fabricantes da película dita semelhante.
Defendem-se as rés com afirmar que a marca está diluída, degenerada, fraca,
pois, com o passar do tempo tornou-se expressão de uso comum, caracterizando-se
como marca descritiva do produto, enfraquecendo seu poder de distintividade.
A expressão insulfilm é conhecida, não há dúvida. Todavia, não há como
afirmar tivesse perdido seu caráter de distintividade, por ter passado (segundo as rés) a
ser descritiva do produto ou designativa de película
protetora, ou que o uso genérico da expressão “insulfilm” seja indiscriminado.
Em caso semelhante (apelação cível nº 0133305.02.2008.8.26.0002, j. em
22.07.2014), declarei voto vencido em julgamento relatado pelo Desembargador
CARLOS ALBERTO GARBI, que honrou a Magistratura e este Tribunal de Justiça.
Nesse voto, afirmei o seguinte:
“O nome, marca e expressão insulfilm é conhecida, notória, não há dúvida.
A apelante a trouxe para o Brasil como marca, que registrou. Essa marca tornou-
se a um só tempo designativo da película protetora de vidros, sobretudo de veículos,
difundida no mercado nacional. Certamente outros fabricantes vêm produzindo e
comercializando produtos semelhantes, mas com diferentes marcas distintivas de seus
produtos.
A marca insulfilm, todavia, passou a ser nome designativo de produtos que tais,
como bom bril designa palha de aço para limpeza, de uso doméstico, cotonete
designa hastes flexíveis com algodão nas pontas, como jocosamente, mas com razão,
certo anúncio veiculou a marca e serviço Sedex dos Correios brasileiros, marca essa
indicativa dos serviços rápidos de entrega de correspondências, e assim por diante.
Nenhuma dessas marcas, no entanto, porque ainda em plena vida no mercado de
bens e serviços sofreu degeneração, porque delas vêm cuidando e protegendo seus
titulares, que as utilizam e comercializam como fator que agrega preço e valor, mercê,
na crença da qualidade dos produtos e serviços que produzem e entregam à
comunidade.
Não que essa consideração implique, aqui e agora, juízo de valor a diferençar
produtos e serviços, muito menos para compará-los e atribuir a uns, de marcas
notórias, ou que importaram inovação a seu tempo de criação e introdução no
mercado, maior importância e valor que outros, que vieram depois e que não podem se
valer do nome dos primeiros. Tal valoração escapa aos limites da causa e ao escopo do
julgamento dela.
Certo é que, como já se decidiu em caso análogo, referido adiante, o fato de as
pessoas, os consumidores, as empresas ou mesmo a imprensa designar certo produto
com o nome indicativo da marca registrada, não tira do titular desta o direito ao uso
comercial exclusivo, porque agrega valor a seu produto, valor esse que não pode
ser apropriado e utilizado por terceiros que, ainda no exercício regular do comércio,
dele se valem, mas de fato utilizam e aplicam marcas diversas.
Não há, portanto, como e porque afirmar que o fato de o nome e marca insulfim,
nos dias que correm, designar a película protetora de vidros contra a ação de raios
solares, tenha se degenerado a ponto de incorporar-se não só ao vocabulário corrente,
mas também ao uso de mercado dos diversos produtos que, tendo a mesma
propriedade e aplicação, já não devam ser chamados de outro modo ou possam ser
comercializados com a marca distintiva do produto da recorrente.
Por outro lado, não há dizer já não reclame proteção a mesma marca, por passar
a ser descritiva do produto ou designativa de película protetora. O mesmo se diga das
alegações de que a apelada não pretendeu utilizar a expressão como marca, não ter
tentado imitá-la ou causar confusão perante o público consumidor, ou praticado
concorrência desleal.
O que importa, aqui e agora, para o fim de concessão da tutela jurisdicional
pretendida pela recorrente, é que a marca calcada na palavra insulfilm, ao mesmo
tempo em que designa o produto, é marca registrada e que, por ser assim, conta com a
proteção legal e não pode ser utilizada sem o consentimento de sua titular”.
(...)
Os danos não foram apurados na fase de conhecimento da causa, de tal sorte que
o serão quando do cumprimento do julgado, mediante liquidação de sentença nos
termos do artigo 210, I, da Lei n. 9279/96, calculada a indenização “com base no
número de veículos comercializados durante a campanha publicitária e o lucro médio
que seria obtido pela demandante com a venda e instalação do produto, na época dos
fatos”, no período de tempo havido entre a primeira divulgação da campanha de
vendas com a oferta questionada, e a data de sua cessação.
O período de apuração, neste caso, deve ser aquele mencionado pelo Juízo, de
11.10.2006, data da primeira publicação (fls. 50) até 11.4.2008, quando já não mais
constava a menção à marca da autora. (...)”
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pelo aproveitamento
parasitário, não se reconhecendo a tese de degeneração da marca, e, em
consequência, a contextualização de danos indenizáveis a titular da marca Insufilm.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
10/3/2023. )
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de
1/12/2021. )
II – Violação do art. 1.022, incisos I e II, do CPC
O art. 1.022 do CPC prevê que cabem embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar
temas essenciais, notadamente “ausência de solidariedade entre a fabricante e a
concessionária”, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Todavia, verifico que a Corte de origem, nos aclaratórios, tratou
diretamente a tese de inexistência de solidariedade, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional.
Confira-se trecho do voto condutor acórdão dos embargos de declaração
(fls. 922- 923):
“Em primeiro lugar, não se conferiu à marca Insulfilm a proteção especial de
que trata o artigo 125 (que não contém incisos) da Lei 9.279/96. Diz a norma que “à
marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção
especial, em todos os ramos de atividade”. A marca da autora é notória,
reconhecidamente, mas não se lhe conferiu essa proteção, como decorre da leitura do
aresto.
Não está dito no acórdão, por outro lado, tenha a embargante confirmado ter
usado a marca da embargada. O que está no acórdão, diversamente, é o seguinte: “as
rés não negam que a marca “Insulfilm” seja de propriedade da autora, assim como não
negam o uso dela em suas peças de publicidade, e igualmente não negam tenham-na
usado para promover a venda de veículos, mas utilizado produtos de outros fabricantes
da película dita semelhante”.
Não poderiam negá-lo, porque os documentos a que se refere o acórdão estão
nos autos. São peças de publicidade e divulgação do benefício ('bônus”) consistente na
aplicação da película insulfilm no carro da marca da embargante em sua
concessionária. O que as corrés negaram foi ter usado a película fabricada pela
autora. Mas propagandearam seus produtos valendo-se da marca insulfilm.
Justificaram-se (ou procuraram fazê-lo) as corrés com “afirmar que a marca está
diluída, degenerada, fraca, pois, com o passar do tempo tornou-se expressão de uso
comum, caracterizando-se como marca descritiva do produto, enfraquecendo seu
poder de distintividade” (p. 7 do acórdão).
Tal não sucedeu, como discorreu o aresto, que não precisa ser aqui repetido, de
tal arte que não há violação aos artigos 129 e 143, II, da mesma Lei 9.279/96, porque
caducidade não houve.
A solidariedade da fabricante emana de ter sido promovida a venda de seus
veículos, tanto por ela como por sua concessionária autorizada. O incremento de
vendas não constitui proveito econômico apenas desta, mas de ambas, porque uma
vende o que a outra fabrica, tanto que o anúncio não omite, mas ao contrário, salienta
a marca dos carros.
De outra parte, a discussão em torno do uso indevido da marca não levou à
assertiva da prática das infrações previstas no artigo 190 da Lei 9.279/96, nem também
do Código de Defesa do Consumidor, sangrando-se em saúde a embargante, no
pormenor.
Diversamente do sustentado, o acórdão, com suporte na jurisprudência desta
Corte e, especialmente, da Corte Superior, delineou os critérios de aferição e
arbitramento da indenização por dano moral, e, “tendo em vista esse norte e as
peculiaridades do caso”, estas apontadas na fundamentação, elevou a verba, como
devido.
Os embargos não estão atentos ao aresto. Os juros é que se contam do evento
danoso, como da orientação da Súmula 54 da Corte Superior, não a atualização
monetária do valor, ponto em que, porque não objeto de recurso, não houve
consideração adicional ou modificativa da r. sentença: tantum devolutum quantum
appellatum. E mais, levado em conta o mesmo critério adotado pelo Juízo, para tomar
o dano, sua característica, motivação, intensidade e consequências na data apontada
pelo Juízo.
Quanto ao critério de apuração dos danos materiais, os embargos trazem nítido
inconformismo, para o que induvidosamente não se prestam. O critério é objetivo, está
adequadamente definido e não comporta modificação.
Enfim, esses embargos não procedem.”
Assim, reafirmou-se nos aclaratórios que tanto a fabricante, quanto a
concessionária, prospectivamente, alavancaram suas vendas por meio de publicidade
em que inseriram a marca alheia, razão pela qual não afastado referido argumento
autônomo, incidindo, por isso, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n. 284 do
STF por analogia.
III – Violação do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996
O art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 estabelece que não são registráveis
como marca os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço ao qual
se destinam.
O dispositivo, portanto, delimita a proteção marcária, impedindo que
expressões já absorvidas pelo uso comum — ou que tenham perdido distintividade
— sejam monopolizadas pelo titular do registro. A norma se relaciona ao instituto da
degeneração, que ocorre quando o sinal distintivo passa a identificar o produto em si,
deixando de desempenhar sua função de diferenciar bens ou serviços no mercado.
Na hipótese, contudo, não se verifica violação ao art. 124, VI. O Tribunal
de origem, após longa fundamentação, concluiu que não houve degeneração da
marca “Insulfilm”, destacando que, apesar de sua notoriedade, a expressão não
perdeu distintividade, tampouco se transformou em designativo genérico do produto.
O acórdão registrou que as próprias rés “não negam que a marca ‘Insulfilm’ seja de
propriedade da autora, assim como não negam o uso dela em suas peças de
publicidade” (fl. 922), reafirmando que houve aproveitamento parasitário, e não uso
meramente descritivo.
A Corte paulista ainda rememorou precedente análogo, reafirmando
entendimento de que a notoriedade da marca não implica, por si só, vulgarização,
reconhecendo como preservada a distintividade do sinal.
Desse modo, o afastamento da tese de degeneração decorreu da análise
soberana do conjunto fático-probatório, especialmente da publicidade veiculada e do
comportamento das rés. Assim, não há como o STJ reverter a conclusão sem
reexaminar provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
O acórdão, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ para o caso presente.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA
PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA
DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS
INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SINAL.
CAPTAÇÃO DE CLIENTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.
VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de
diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins, passando a se relacionar
ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da distintividade.
2. A manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar, de
forma autônoma, a generalização do sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da
vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas manifestamente conhecidas,
em determinado momento, cairão no domínio comum.
3. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez
que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de levar esta
Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm. Inteligência do enunciado
da Súmula 7/STJ.
4. Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a
violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como o desvio
de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.422.871/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 22/8/2016.)
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE
MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA.
DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.
1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura),
ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor,
distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se
de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste
em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros,
pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à
concorrência desleal.
2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou
interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger
os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem
e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de
clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a
existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria
violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular,
como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas,
acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente
caso, apurado em liquidação por artigos.
4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa
jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a
imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores,
sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do
prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente
menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.
5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se
despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do
efetivo abalo moral.
6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da
Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato
em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos
morais, mostra-se razoável no presente caso.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE
MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL.
VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ.
1. Recursos especiais de ambas as litigantes, o da autora, admitido na origem,
buscando discutir a existência de danos materiais e o valor do dano moral; o da ré,
obstado na origem e objeto de agravo, em que busca afastar a pretensão da autora.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o
Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate,
apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum
dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. Recursos de ambas as partes que
não demonstram efetivo vício de julgamento na origem.
3. Inviável o recurso especial cujas razões não demonstram o efetivo dissídio,
com comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados e o necessário
cotejo analítico, devendo prevalecer o primeiro juízo de admissibilidade que aplicou o
verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de
nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a
comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do
prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.
Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume
em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação. Inépcia da
inicial afastada.
5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente,
em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos
morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Agravo
da ré a que se nega provimento.
7. Recurso especial da autora parcialmente provido. (REsp n. 1.507.920/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de
20/11/2019. )
IV - Violação do art. 926 do CPC
O art. 926 do CPC dispõe que os tribunais devem manter sua
jurisprudência estável, íntegra e coerente, consolidando entendimentos e garantindo
previsibilidade às decisões judiciais. O dispositivo tem natureza eminentemente
institucional e orienta o dever de uniformização jurisprudencial, sem conferir às
partes direito subjetivo a que o Tribunal adote determinada tese jurídica. Sua
violação somente se reconhece quando demonstrada, de forma clara e objetiva, a
ruptura injustificada da jurisprudência consolidada, com ausência de integridade ou
coerência no entendimento aplicado.
No caso concreto, entretanto, não há qualquer demonstração de que o
acórdão recorrido tenha se afastado da jurisprudência estável do Tribunal local ou do
Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, a Corte de origem expressamente
fundamentou sua decisão com base em precedentes já consolidados sobre marca
notória, degeneração, uso indevido e presunção de danos. Como se extrai do próprio
voto condutor, o Tribunal paulista reafirmou que a marca Insulfilm não sofreu
degeneração e que o uso parasitário configura violação marcária, alinhando-se ao
entendimento reiterado no STJ — inclusive aquele transcrito no julgado referente ao
REsp 1.422.871/SP.
Portanto, não se identifica qualquer instabilidade jurisprudencial ou
mudança abrupta de orientação. A recorrente limita-se a alegar violação ao art. 926
sem indicar qual seria o precedente obrigatório desrespeitado ou qual a suposta
quebra de integridade. Essa falta de particularização resulta em deficiência
argumentativa, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 284/STF por analogia, pois as
razões recursais não demonstram, de forma concreta, em que consistiria o alegado
desrespeito ao dever de coerência.
V – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC, e se a
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal. III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática".
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, 473, § 3º, e 1.029,
§ 1º; RISTJ, art. 255, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 30/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2022. (AgInt no
AREsp 2.197.374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 10/06/2025, DJEN de 23/06/2025.)
De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
Súmula n. 83/STJ, a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC, em razão do atingir do limite máximo, conforme prévia fixação na origem.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de novembro de 2025.
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
