Decisão 5082597-24.2025.8.24.0000

Documento:7022290 ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento Nº 5082597-24.2025.8.24.0000/SC RELATOR: Desembargador Substituto SILVIO FRANCO RELATÓRIO J. P. N. interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no âmbito da "tutela antecipada em caráter antecedente" n. 5017191-74.2025.8.24.0091, deferiu a tutela antecipada, no seguinte sentido (Evento 18): [...] Decido. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos que os autores são legítimos titulares da marca "Expresso Rural", devidamente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - evento 1, DOC6, gozando de exclusividade em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). De outro lado, verifica-se que o réu vem utilizando a marca em eventos, redes sociais e materiais promocionais, mesmo após notificação extrajudicial, o que caracteriza violação direta aos direitos de propriedade industrial dos autores, bem como concorrência desleal (arts. 189 e 195 da LPI). O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também estão evidenciados, na medida em que a continuidade da conduta compromete a identidade da marca, gera confusão no mercado consumidor e pode causar prejuízos irreparáveis à reputação construída pelos autores ao longo de décadas. Além disso, a medida pleiteada é reversível, consistindo em obrigação de não fazer (abstenção do uso da marca "Expresso Rural"), o que permite eventual revisão em sentença de mérito. Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de utilizar a marca "Expresso Rural" em qualquer meio físico ou digital, inclusive em eventos, redes sociais, sites, materiais promocionais e registros de domínio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao valor da causa. Intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o aditamento da petição inicial, com a complementação da causa de pedir e formulação dos pedidos definitivos, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC. Após, retornem conclusos, para fins de análise da continuidade do procedimento do §1º do art. 303 do CPC. Cumpra-se. O cerne da controvérsia narrada pelo agravante em suas razões recursais reside na titularidade e no direito de uso da marca "Expresso Rural" (banda musical). O agravante alega ser o criador do nome e o único membro fundador que se mantém em atividade contínua com a banda, enquanto os agravados, embora ex-integrantes, teriam registrado a marca de má-fé e não a exploram comercialmente. Historicamente, segundo narra o recorrente, em 1981 a banda "Expresso Rural" foi fundada por J. P. N. (Zeca Petry) e Daniel Bittencourt Lucena. O nome "Expresso Rural" teria surgido de um sonho de Zeca Petry. Os agravados, Volnei Varaschin e Paulo Back, segundo afirma, ingressaram no grupo posteriormente. Defende que o primeiro disco "Nas Manhãs do Sul do Mundo" foi gravado pela formação original, incluindo Zeca Petry. Da narrativa da inicial do agravo, ainda é possível extrair o seguinte: a) Zeca Petry não teria participado da gravação do segundo disco ("Certos Amigos"). Durante este período, a banda passou a se apresentar apenas como "Expresso", o que, segundo o agravante, demonstraria que o elemento "Rural" estava intrinsecamente ligado à sua presença; b) em 2005, segundo argumenta, a banda teria se reunido com a formação do primeiro disco (com exceção do baterista). Desde então, conforme defende, o agravante é quem lidera o projeto "Expresso Rural" de forma ininterrupta, realizando shows, gravações e parcerias de sucesso, como com a Camerata Florianópolis e a banda 14 Bis; c) o agravante argumenta que o agravado Volnei Varaschin deixou o grupo em 2017 e Paulo Back em 2019. Afirma que após a saída de Paulo Back, este teria tentado sabotar as redes sociais da banda. Prosseguindo em suas alegações, o recorrente sustenta que o registro da marca pelos agravados se deu com má-fé, posto que já não faziam mais parte da banda. O agravante alega que os autores tinham pleno conhecimento do uso contínuo da marca por ele. Por essa razão, defende que possui o direito de precedência ao registro, com base no art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, por já utilizar a marca de boa-fé há mais de seis meses antes do depósito do pedido pelos agravados. Argumenta, outrossim, a inatividade dos agravados, por entender que a própria petição inicial afirma que os agravados não realizam shows, não possuem novos trabalhos musicais, nem exploram comercialmente a marca "Expresso Rural", utilizando suas redes sociais apenas para postar material antigo, bem como que um dos requerentes do registro, o ex-baterista Marcos Ghiorzi, faleceu recentemente, o que, segundo o agravante, torna a ideia de um retorno da banda ainda mais remota. Ao fim de suas explanações, o agravante argumenta que a concessão da tutela de urgência na origem foi indevida, pois não há perigo na demora. Para sustentar essa tese, apresenta uma cronologia das comunicações entre as partes, que demonstraria a inércia dos agravados e a ausência de urgência. Em razão de tais argumentos, requereu, inicialmente, “a concessão de efeito suspensivo com base no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para a suspensão imediata dos efeitos da decisão de primeira instância, afastando-se a incidência de penalidades processuais; 60.2 Eventualmente, caso não acolhido o pedido principal, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o Agravante a prosseguir em suas atividades utilizando a marca com acréscimo distintivo, tais como “Expresso Rural por Zeca Petry”, “Expresso Rural por José Petry” ou “Expresso Rural Oficial por Zeca Petry”, ou designação equivalente, como medida de modulação proporcional apta a eliminar qualquer risco residual de confusão, afastando-se a incidência de penalidades processuais". E, ao final, a reforma definitiva da decisão. Os agravados apresentaram petição ao Evento 7, por meio da qual objetivam, em suma, prestar esclarecimentos e reforçar o pedido de manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância. Os peticionantes afirmam ser os legítimos titulares da marca "Expresso Rural", registrada no INPI, e que o agravante, J. P. N., vem utilizando indevidamente a marca. De acordo com os agravados, foi omitido de má-fé pelo agravante o fato de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já indeferiu um pedido de nulidade do registro da marca, que havia sido feito pelo próprio agravante com base nos mesmos argumentos de "direito de precedência" utilizados no Agravo de Instrumento, a qual teria sido proferida em 07.10.2025, antes da interposição do recurso. Na mesma oportunidade, juntaram documentos. O agravante apresentou manifestação em resposta à petição dos agravados (Evento 8), reiterando que o título administrativo não é absoluto frente ao direito material de quem primeiro usou a marca. Alegou que o INPI admite a invocação do direito de precedência mesmo após a concessão do registro, conforme Parecer PFE-INPI/AGU n. 00043/2021. Além disso, juntou novos documentos. Sobreveio decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Evento 9). Foram opostos embargos de declaração pelos agravados (Evento 18), nos quais alegaram omissão quanto à destinação dos valores que o agravante receberia nos eventos agendados, motivo pelo qual requereram o depósito judicial das quantias como medida de cautela. Sustentaram que tais valores decorrem da exploração da marca “Expresso Rural”, cuja titularidade exclusiva lhes pertence. Os embargos declaratórios foram rejeitados (Evento 20). As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados ao Evento 33. Nelas, sustentam que a decisão agravada, que deferiu tutela provisória de urgência para impedir o uso da marca "Expresso Rural" pelo agravante, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela existência de registro válido da marca junto ao INPI (n.º 923945385), a presença de perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Apontam a ausência de vínculo indissociável do agravante com a marca, a violação de direitos marcários e concorrência desleal, que a marca "Expresso Rural" foi registrada pelos recorridos em 2021, com validade até 2033 e que o pedido de registro da marca pelo agravante foi indeferido pelo INPI, por reproduzir marca já registrada e causar confusão. Destacaram a inexistência de direito de precedência, bem como que seguem ativos artisticamente, com projetos de gravação, documentários e preservação do acervo da banda, portanto, a alegação de inatividade é considerada desleal e estratégica, pois decorre da confusão gerada pelo uso indevido da marca. Discorrem que o agravante tenta reescrever a história da banda, atribuindo a si a fundação e protagonismo que não possui e que há provas documentais e testemunhais que contradizem a narrativa por ele apresentada. Pugnam, assim, pelo desprovimento do recurso. É o relatório necessário. VOTO Do juízo de admissibilidade O recurso foi interposto tempestivamente (CPC, art. 1.003, § 5º c/c art. 219). Além disso, o pagamento do preparo recursal foi comprovado no Evento 28 dos autos originários. Além disso, na decisão do Evento 9 deixou-se de conhecer das petição dos Eventos 7 e 8, sobre a qual não houve insurgência. No mais, possuindo os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Do mérito recursal Inicialmente, é necessário traçar um breve panorama da petição inicial da "tutela antecipada antecedente" apresentada na origem, a fim de compreender as versões das partes e identificar o ponto central do conflito, permitindo, ao final, alcançar a solução mais justa para a controvérsia. Denota-se dos autos de origem que a ação trata de um pedido de "tutela antecipada em caráter antecedente" ajuizada por J. B. G., V. F. V. e P. R. B. (autores) em face de J. P. N. (réu e aqui agravante). O cerne da demanda é a proteção da marca "Expresso Rural", da qual os autores se declaram legítimos titulares, com registro válido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o nº 923945385, até 2033. Os autores defendem que a banda "Expresso Rural" foi fundada em 1981 em Santa Catarina, e se consolidou como uma referência no cenário musical brasileiro, especialmente no segmento de Rock Rural, Pop e Progressivo. Ao longo de mais de quatro décadas, construiu uma identidade sólida e reconhecida pelo público. Argumentam que a formação original, responsável pela criação e consolidação da identidade artística do grupo, era composta majoritariamente por V. F. V., Marcos Ghiorzi, P. R. B., Daniel Lucena e Márcio Corrêa. Consta da narrativa da petição inicial que em 2023, os autores, descritos como "fundadores remanescentes", obtiveram o registro da marca "Expresso Rural" junto ao INPI, assegurando a titularidade jurídica sobre o nome. Defendem, de outro tanto, que o réu, J. P. N., embora tenha participado da formação inicial da banda, foi afastado por "conflitos internos e comportamento incompatível" e que, mesmo ciente da titularidade da marca pelos demandantes, estaria utilizando indevidamente a expressão "Expresso Rural" para promover seus próprios eventos e atividades musicais. Apontam que a conduta do réu estaria causando confusão entre os consumidores, que são levados a acreditar que as páginas e eventos do réu são os oficiais da banda. Aduzem que a má-fé do demandado é reforçada pelo fato de que continuou a usar a marca mesmo após ser notificado extrajudicialmente pelos autores, tendo respondido que persistiria no uso da denominada marca. Em razão de tais fatos, os autores requerem a concessão de tutela de urgência antecipada para que o réu se abstivesse imediatamente de utilizar a marca "Expresso Rural" em qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, pleito esse que foi deferido pelo juízo a quo nos seguintes termos (Evento 18): [...] Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos que os autores são legítimos titulares da marca "Expresso Rural", devidamente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - evento 1, DOC6, gozando de exclusividade em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). De outro lado, verifica-se que o réu vem utilizando a marca em eventos, redes sociais e materiais promocionais, mesmo após notificação extrajudicial, o que caracteriza violação direta aos direitos de propriedade industrial dos autores, bem como concorrência desleal (arts. 189 e 195 da LPI). O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também estão evidenciados, na medida em que a continuidade da conduta compromete a identidade da marca, gera confusão no mercado consumidor e pode causar prejuízos irreparáveis à reputação construída pelos autores ao longo de décadas. Além disso, a medida pleiteada é reversível, consistindo em obrigação de não fazer (abstenção do uso da marca "Expresso Rural"), o que permite eventual revisão em sentença de mérito. Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de utilizar a marca "Expresso Rural" em qualquer meio físico ou digital, inclusive em eventos, redes sociais, sites, materiais promocionais e registros de domínio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao valor da causa. Intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o aditamento da petição inicial, com a complementação da causa de pedir e formulação dos pedidos definitivos, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC. Após, retornem conclusos, para fins de análise da continuidade do procedimento do §1º do art. 303 do CPC. Cumpra-se. É justamente contra tal pronunciamento que o réu se insurge, apresentando a esta Corte as razões já mencionadas inicialmente. Para fins de compreensão do objeto tutelado pela lei e ora controvertido, a marca identifica um produto produzido ou um serviço prestado por determinada empresa. Na dicção da Lei n. 9.279/1996 - que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", consideram-se marcas "os sinais distintivos visualmente perceptíveis". Especificamente, Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Ao arrimo do disposto no art. 129, caput, da Lei 9279/96, "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148". À essa exegese, a doutrina define que "marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade" (NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 142). Reconhece-se que a exclusividade pode ser mitigada, nos termos do art. 124, incisos VI e VIII da Lei n. 9.279/96, ao se dispor que não são registráveis "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva" e "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo", respectivamente. A Corte da Cidadania, com o escopo de assegurar a livre concorrência (CRFB/1988, art. 170, inciso IV), tem admitido a mitigação do uso exclusivo da marca conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos casos de utilização de expressão de uso comum ou de sinal genérico: COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento." ( REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013). Em outro precedente, a Corte Cidadã ratificou seu entendimento pretérito e reafirmou que "marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) Do voto condutor do acórdão supracitado, extrai-se a explicação de que "a distintividade diz com a definição e, principalmente, com a própria função da marca, que é a de possibilitar o reconhecimento do objeto por ela assinalado em relação a outros similares, ou seja, diferenciá-lo dos demais de mesmo gênero, espécie, natureza e origem, tanto para fins de publicidade, como de identificação da procedência e do padrão de qualidade. Assim, a análise dos sinais de distinção da marca é fundamental para a concessão ou não do seu registro, pois é dessa maneira que se inibe a apropriação indevida de sinais genéricos, de uso comum, criando um monopólio sobre algo que deve ser da coletividade" (REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). No caso em apreço, importa compreender que o nome de uma banda musical, no cenário jurídico atual, ocupa uma posição jurídica híbrida e complexa, podendo ser, simultaneamente, uma marca e um nome artístico coletivo. É justamente a sobreposição desses dois institutos que gera a maior parte das disputas judiciais entre ex-integrantes, como é o caso dos autos. Numa acepção mais técnica, o nome de uma banda é um sinal distintivo de um serviço (entretenimento musical, produção musical, etc.). E, nessa qualidade, ele pode e deve ser registrado como marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Paralelamente, o nome da banda é a designação pela qual um grupo de artistas se apresenta ao público, estando vinculado, nessas circunstâncias, à identidade, reputação e à história desses indivíduos e, portanto, passa a ser protegido como nome artístico. Nesse quadro, o conflito surge quando uma pessoa (no caso, um dos membros, ou ex-integrante) registra a marca no INPI, e depois tenta impedir que outros membros (muitas vezes fundadores que ajudaram a construir a reputação do nome) utilizem o nome artístico com o qual se tornaram conhecidos. A jurisprudência do Superior . Somente em 1984 é que o réu/agravante teria sido "desligado", conforme a narrativa, a partir de quando "o grupo passa a ter como formação básica: Daniel Lucena (voz), V. F. V. (voz, violão, guitarra e harmônica), P. R. B. (voz e baixo), Marcos Ghiorzi (bateria) e Márcio Corrêa (teclado)". Os autores afirmaram que "a escassez de shows nos anos de 1989 e 1990 fez com que o grupo suspendesse suas atividades, retornando em 1991, após J. B. G. propor o retorno da banda em shows comemorativos aos 10 anos de história. A partir de então, o autor Jorge assumiu a posição de empresário e produtor executivo", bem como que "durante o período de 1981 e 1995, a banda teve como formação: Daniel Lucena, Marcos Ghiorzi, P. R. B. e Márcio Corrêa. Entre os anos de 1997 e 2000, o autor J. B. G. e produtor executivo da banda, relança toda a discografia do grupo em CD". Em parte, essa afirmação é até mesmo confusa/contraditória, pois os próprios autores afirmaram em momento anterior que o "desligamento" do réu J. P. N. teria ocorrido somente em 1984; tanto é que o print colacionado na petição inicial (p. 12), indica o réu como integrante do álbum "Nas Manhãs do Sul do Mundo", lançado em 1983. Para demonstrar que estavam à frente do nome artístico, os autores defenderam que: [...] Em 2005, a banda planeja retomar o trabalho, porém, com o falecimento de Marcio Corrêa em 2006, os planos são adiados. Já́ em 2007, Volnei Varaschin (responsável pela produção musical) e Paulo Back (responsável pela produção visual e divulgação) decidem dar continuidade e organizam o que seriam dois shows no teatro do CIC, com novos arranjos e homenagens a Marcio Correa. Assim, em 2007, a banda retorna aos palcos com Daniel Lucena (voz), V. F. V. (voz e violão) e P. R. B. (voz e baixo). Tayrone Mandelli (sax e flauta). Na ocasião, o réu J. P. N. é convidado novamente a tocar com o grupo na posição de violão e guitarra. Morando em Recife, Marcos Ghiorzi fica impedido de participar ativamente dos trabalhos, mas ainda assim, participa dos shows tocando algumas músicas. Com grande repercussão dos shows no Teatro do CIC, impulsiona a banda para uma retomada na carreira, realizando muitos shows nos anos seguintes. Aqui, na liderança de Volnei Varaschin, o Grupo Expresso Rural contrata produtores, vende shows e organiza ensaios, enquanto o autor Paulo Back ficava responsável pela produção de vídeo clipes, mídias sociais e organização dos arquivos da banda. Em 2014, o grupo lança uma coletânea, o CD Expresso Rural inclui alguns dos maiores sucessos da carreira: Em 2015, o grupo grava seu primeiro DVD ao vivo, comemorativo aos 35 anos de carreira, lançado no ano seguinte (2016): Em 2017, o grupo lança novo DVD, também ao vivo, mas desta vez em parceria com a Orquestra Camerata Florianópolis: A formação original, composta majoritariamente por V. F. V., Marcos Ghiorzi, P. R. B., Daniel Lucena e Márcio Corrêa, manteve-se como base da identidade artística do grupo, sendo responsável pela criação e consolidação da marca EXPRESSO RURAL. A logomarca, desenhada por Marcos Ghiorzi, tornou-se símbolo reconhecido no meio musical e cultural. A notoriedade da marca é tamanha que, mesmo após períodos de pausa, seu retorno aos palcos sempre gerou grande repercussão, com shows lotados e ampla cobertura midiática. [...] O agravante, por sua vez, controverte essa afirmação, afirmando, e demonstrando - ao menos em sede não exauriente sobre a questão - que, pelo menos entre 2007 até 2021 (quando aos autores realizaram o depósito da marca), participou de projetos sob o nome artístico "Expresso Rural", alguns inclusive em conjunto com os autores. Anota-se, aqui, uma questão bem peculiar, ainda que ela deva ser explorada com maior aprofundamento na origem por ocasião da instrução e julgamento final da lide. É que, por exemplo, entre 1985 a 1995, período em que o agravante estaria "afastado" do grupo, os projetos lançados o foram sob a designação artística "Expresso", voltando à nomenclatura original "Expresso Rural" apenas nos projetos em que o agravante participou a partir de 2014, com as produções de "CD Coletânea", DVD e CD "35 Anos de Rock Rural" (em 2016) e, CD e DVD Camerata Florianópolis (em 2017) (é o que se infere do relato histórico e das imagens constante no Evento 1, DOCUMENTACAO3, destes autos). Ao que tudo indica, a designação "Expresso Rural" e sua identidade visual foram utilizadas exclusivamente em projetos dos quais o agravante participou - inicialmente no primeiro LP, Nas Manhãs do Sul do Mundo, logo após a fundação da banda, e posteriormente a partir de seu retorno em 2007 até o presente. Com isso, não obstante os autores tenham realizado o depósito da marca em 2021 e obtido a concessão em 2023, ao que perece, havia uso concomitante da marca por ambos, inclusive com realização de projetos em conjunto, questão essa que, reforça-se, deve ser melhor dirimida por ocasião da instrução no primeiro grau. Entre 2017 - ano de lançamento do CD e DVD com a Camerata Florianópolis - e 2025, tudo indica que o agravante tem atuado de forma mais ativa em projetos musicais, com apresentações no Teatro do CIC e no Shopping Beira-Mar, ambos em Florianópolis. Os autores, por sua vez, não indicam iniciativas recentes desde 2017, embora mantenham perfis em redes sociais (@expresso_rural no Instagram), cujas publicações, salvo melhor juízo, não fazem referência a novos projetos conduzidos por eles. Não se desconhece do fato de que, segundo o art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996, "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148". Todavia, de acordo com o § 1º do referido artigo, "toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro". Diante da atual fase processual - marcada pela limitação das provas e pela divergência das versões apresentadas -, os elementos disponíveis indicam que, entre 2005 e o presente, houve exploração simultânea da marca e do nome artístico por ambas as partes, inclusive com projetos conjuntos. Essa circunstância recomenda a observância mínima da precedência no uso da marca, ao menos até que a questão seja definitivamente apreciada em sentença pelo juízo de origem. O agravante, dentre deste contexto, não se trata de um terceiro, estranho à construção histórica e musical da banda que, em dado momento, apropriou-se do nome artístico do grupo; é incontroverso que foi um dos fundadores e esteve presente no primeiro EP e, sob outro tanto, ainda que controvertido, há indícios de que em projetos sequencias teve participação, circunstâncias estas que não podem - porque não comprovada na origem pelos autores a urgência e/ou o perigo em ordenar a abstenção imediata do uso da marca - lhe tolher a prerrogativa de exercer suas atividades com o uso da marca. E, aqui, retomando a deliberação mencionada inicialmente sobre o julgamento do caso da banda Legião Urbana, bem se consignou naquela ocasião que "trata-se, com efeito, de qualidade ínsita à sua própria identidade, pessoal e profissional, que não será eliminada de suas respectivas biografias tão só pelo fato de que o nome do grupo musical foi levado a registro para fins de proteção marcária". Outrossim, não se vislumbram maneiras pelas quais os seus integrantes originários possam continuar apresentando-se e tocando as músicas da ex-banda "Legião Urbana", de cuja criação igualmente participaram, sem fazer referência ao seu nome, razão pela qual não se pode, no caso ora em análise, de todo afastar o direito autoral da discussão acerca do uso da marca, em que pese, é claro, não possa com este ser confundido" (REsp n. 1.860.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 4/10/2021). Por isso, "a interpretação jurídica das normas de proteção da marca deve se dar à luz do princípio da função social da propriedade. Sob essa ótica, o direito ao uso da marca, atributo da propriedade sobre ela, também não pode ignorar que a "Legião Urbana" é parte do patrimônio artístico e cultural do país, sendo suas canções representativas de momento marcante da história do rock nacional. Dessa forma, a não permissão do uso da expressão denominativa em suas apresentações musicais, por aqueles que fundaram e consolidaram a banda, restringe não só os direitos dos recorridos, já tratados, como também acaba por importar em desnecessária restrição de acesso à obra musical em questão, viva e presente. Ora, se os recorridos não puderem identificar seus shows com a marca "Legião Urbana", o público, potencialmente interessado, não teria como sequer saber quais músicas, e de que banda, serão tocadas" (destaquei) (REsp n. 1.860.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 4/10/2021.). É a ementa do acórdão em referência: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COTITULARIDADE DE MARCA. PEDIDO NÃO EXAMINADO. MERA AUTORIZAÇÃO. USO LIMITADO. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. INTERESSE DO INPI. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RESCISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é necessária a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em processos nos quais a controvérsia envolva apenas interesses particulares, sem que exista pedido de declaração de nulidade ou qualquer outra repercussão direta no registro da marca. Em tais casos, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, distanciando-se da hipótese prevista no art. 175 da Lei Federal n. 9.279/1996 e do art. 109, I, da CF/1988. Precedentes do STJ. 1.1. No processo sob exame, o juízo que prolatou a decisão rescindenda nem sequer examinou o pedido para a declaração de cotitularidade da marca, manifestando sua incompetência absoluta para fazê-lo. Limitou-se a outorgar provimento de natureza cominatória em favor dos autores da demanda originária, aqui recorridos, sem qualquer efeito sobre o registro marcário depositado no INPI, que remanesce sob a exclusiva titularidade da empresa recorrente. 1.2. Afasta-se, portanto, a alegada violação do art. 966, II, do CPC/2015. 2. Não há falar em provimento extra petita quando a decisão rescindenda acolhe um dos pedidos expressamente formulados, em caráter cumulado (CPC/2015, art. 327), na petição inicial da ação originária. 2.1. Os recorridos pleitearam: (i) a declaração de cotitularidade da marca; (ii) provimento cominatório para que a ré ficasse proibida de impedir os autores de fazerem uso da marca e (iii) indenização por perdas e danos. O primeiro pedido não foi examinado, por incompetência absoluta. O segundo foi deferido, impondo-se à ré a obrigação de tolerar o uso da marca pelos autores da demanda, sob pena de multa. O pleito reparatório foi rejeitado. Tem-se, assim, o acolhimento ipsis literis, da pretensão cominatória.2.2. O exame da petição inicial do feito em que proferida a decisão rescindenda não dá margem a dúvida de que o objetivo primordial dos recorridos era poder fazer uso do nome da banda musical da qual são integrantes originários, e para tanto entendiam ser também necessário o prévio reconhecimento da copropriedade da marca, que pleitearam fosse declarada. O magistrado sentenciante acolheu o pedido que viabiliza o uso da marca pelos recorridos (obrigação de não fazer), todavia afirmando sua incompetência para declarar a cotitularidade da propriedade industrial. 2.3. O acolhimento da pretensão a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não traduz provimento extra ou ultra petita. Precedentes do STJ. 2.4. Inexistente violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, vigentes ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Por consequência, rejeita-se a aventada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015. 3. A ação rescisória é medida cujo cabimento há de ser reservado para hipóteses excepcionalíssimas, em prestígio da segurança jurídica, da estabilidade e da coisa julgada. "A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever 'decisum' respaldado em interpretação razoável" (AgInt no REsp 1860885/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 07/04/2021). 3.1. A atual redação do art. 966, V, do CPC/2015 revigorou esse entendimento, exigindo para a rescisão da sentença que a violação da lei seja manifesta, adjetivo que exprime a ideia de algo flagrante, evidente, que nem sequer pode ser contestado. 3.2. Em que pese a previsão legal de que ao titular da marca é outorgado o uso exclusivo da propriedade industrial, no caso concreto a extensão e os limites dessa prerrogativa foram examinados pelo julgador que proferiu a sentença rescindenda sob o enfoque da participação dos músicos na criação da expressão marcária e no sucesso alcançado pelo grupo musical que ela representa. Além disso, ofereceu fundamentação amparada no princípio constitucional da função social da propriedade, ressaltando a repercussão negativa da restrição de seu uso sobre a difusão da cultura e também sobre o livre exercício dos direitos autorais correlatos. 3.3. Tem-se, portanto, motivação robusta, ponderada e razoável, da qual não se extrai flagrante e inadmissível violação literal da norma jurídica. Ao revés, a decisão rescindenda sopesou de forma harmônica a prerrogativa disciplinada pela lei de regência - a exclusividade - na específica e circunstancial hipótese do caso sob exame, à luz de preceitos ditados pela Constituição da República. 3.4. De fato, o comando sentencial não foi além de permitir a utilização limitada e excepcional da marca - o nome que identifica o extinto conjunto musical e também seu primeiro álbum - por aqueles que, a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada disseminação da cultura nacional. 3.5. Por sua vez, a autoidentificação dos recorridos, invocando a qualidade de ex-integrantes do extinto grupo musical, traduz direito da personalidade cuja limitação não poderia encontrar fundamento no direito marcário. A titularidade da marca "Legião Urbana", ostentada pela recorrente, não se afigura suficiente para impedir os réus-recorridos de se apresentarem como os componentes da banda homônima, conquanto extinta por força do precoce falecimento de seu vocalista. Trata-se, com efeito, de qualidade ínsita à sua própria identidade, pessoal e profissional, que não será eliminada de suas respectivas biografias tão só pelo fato de que o nome do grupo musical foi levado a registro para fins de proteção marcária. 3.6. Em tais circunstâncias, rejeita-se a alegada violação do art. 129 da LPI c.c. art. 966, V, do CPC/2015. 4. Sabidamente, "[a] ação rescisória não se presta a ser utilizada como sucedâneo recursal, ou como instrumento de uniformização de jurisprudência" (AgInt no AgInt no REsp 1801723/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). 4.1. Na espécie, de tão sólida a motivação do ato judicial rescindendo, houve a conformação das partes com o resultado do julgamento originário a ponto de se formar o trânsito em julgado ainda em primeiro grau de jurisdição, ante a ausência da interposição de recurso de apelação por ambas as partes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.860.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 4/10/2021.) Não obstante a fase embrionária do processo, tem-se que o agravante demonstrou - e a própria narrativa da petição inicial corrobora com tal - que já utilizava o nome da banda de forma pública e contínua antes do registro feito pelos autores perante o INPI. A propósito, cita-se outro caso paradigmático envolvendo o nome artístico "Zé Vaqueiro", em que se reconheceu o direito de precedência do artista que comprovou o uso anterior do nome. O TRF-5 entendeu que o autor daquela demanda já se apresentava com o nome artístico "Zé Vaqueiro" antes do registro da marca por terceiros, e que, ademais, não havia provas de que ele teria consentido com o registro em nome de outra pessoa. A decisão, abaixo ementada, aplicou o art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial para garantir o direito de precedência. Veja-se: CIVIL. REGISTRO DE MARCA. ART. 124, XIII, DA LEI 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito do autor ao nome artístico "Zé Vaqueiro", e determinar ao INPI a mudança da titularidade do respectivo registro em seu favor, e aos réus que se abstenham de utilizar a referida expressão. Julgados improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), devidos pelos réus aos advogados da parte autora. Sem condenação das partes por litigância de má-fé, por não verificar o elemento subjetivo apto à sua caracterização. Ratificada a tutela provisória concedida. 2. Os réus PAX ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS LTDA e CAÍQUE CÂNDIDO DE SOUZA BEZERRA, em seu recurso, preliminarmente, defendem a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa pela redução dos pontos controvertidos a serem apurados em sede de instrução e em razão da limitação do número de testemunhas indicadas pela parte apelante em sede de instrução. No mérito, discorrem sobre: a) a criação, o uso e o registro da expressão ZÉ VAQUEIRO como marca idealizada e utilizada pelos apelantes para representar o nome da banda de propriedade da empresa PAX ENTRETENIMENTO; b) a origem da expressão ZÉ VAQUEIRO e o seu uso pelas partes litigantes; c) o consentimento da parte apelada acerca do pedido de registro da marca em favor da empresa apelante; d) a ciência da parte recorrente do motivo e de todos os procedimentos de registro da marca junto ao INPI; e) a ciência do apelado em relação aos efeitos do registro da marca e a formalização do instrumento de distrato de obrigações (aditivo ao contrato social da PAX ENTRETENIMENTO para formalização da saída do Autor do quadro societário); f) os danos indenizáveis causados pela parte autora em razão do uso irregular da marca ZÉ VAQUEIRO. Defendem ser necessário deferimento do pedido de tutela de urgência requerido em sede de contestação e a revogação da decisão liminar ratificada pelo magistrado em sentença. Posteriormente, protocolaram petição (id. 4050000.28722773), com base no poder geral de cautela e no risco ao resultado útil do processo, requerendo que seja deferida a extensão dos efeitos da tutela, no sentido de que seja determinado que o INPI proceda com o: I - sobrestamento, mediante a inclusão da informação de "registro sub judice", de todos os Processos de nºs. 921593180; 921871830; 921872020; 921876025; 921876254, 921876920; 921877080; 921877218; 921877269; 921877382 e 921877609, que foram movidos pela parte recorrida até decisão final no presente feito; II - caso não seja acolhido o pedido acima, que seja determinado o sobrestamento, com a inclusão da informação de "registro sub judice", nos Processos nºs. 921593180; 921871830; 921872020; 921876025 e 921876254, que são os que ainda não foram suspensos previamente pela autarquia federal." 3. De início, insta registrar que o pedido de produção de provas deve sempre ser analisado pelo magistrado sob a ótica da essencialidade para o deslinde da questão, razão pela qual prevê o art. 370 do CPC/2015 que a ele cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, pois é ele o destinatário da prova. 4. A esse respeito, o eg. STJ já firmou entendimento no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe: 20/03/2019). 5. In casu, em seu recurso a autora limitou-se a aventar a possibilidade/necessidade de apuração de todos os pontos controvertidos em sede de instrução e aumento do número de testemunhas a participarem da instrução. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que os documentos deles constantes apresentam os fatos e elementos necessários para firmar o convencimento do juízo, sendo tais elementos de fácil análise, demonstrando a prescindibilidade da produção de nova prova em audiência/testemunhal. 6. Foram observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que o não atendimento do pleito da apelante de ampliação da dilação probatória, por si só, não importa violação do princípio do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados às partes. 7. Há de ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos termos assim expostos [...] (TRF5 - Apelação Cível 08197137720204058300. 2ª TURMA. Data de julgamento: 25/04/2023. Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro). Soma-se a isso o fato de que o agravante demonstra minimamente que tem explorado a marca de forma contemporânea, situação não evidenciada em favor dos autores, circunstância que ao recorrente socorreria a função social da marca, conforme já decidiu o Superior TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento Nº 5082597-24.2025.8.24.0000/SC RELATOR: Desembargador Substituto SILVIO FRANCO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL e marcas e patentes. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MARCA REGISTRADA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. USO CONCOMITANTE. IDENTIDADE ARTÍSTICA. FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE ABSTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada em caráter antecedente, determinando sua abstenção imediata de uso da marca “Expresso Rural” em qualquer meio físico ou digital. 2. A decisão agravada baseia-se na titularidade da marca registrada pelos autores junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como na alegação de uso indevido pelo agravante após notificação extrajudicial. 3. O nome de banda musical pode configurar simultaneamente marca registrada e nome artístico coletivo, sendo necessário ponderar os direitos de propriedade industrial e os direitos da personalidade dos integrantes fundadores. 4. O agravante é reconhecido como um dos fundadores da banda e participou de projetos sob a designação “Expresso Rural”, com indícios de uso contínuo e público da marca antes do registro pelos autores. 5. A jurisprudência do Superior decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para revogar a tutela de urgência concedida na origem (Evento 18), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Florianópolis, 11 de novembro de 2025. assinado por SILVIO FRANCO, Desembargador Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://2g.tjsc.jus.br//verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 7022291v6 e do código CRC 397ad06e. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVIO FRANCO Data e Hora: 11/11/2025, às 16:13:44 5082597-24.2025.8.24.0000 7022291 .V6 Conferência de autenticidade emitida em 16/11/2025 16:36:54. Identificações de pessoas físicas foram ocultadas Extrato de Ata EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA FÍSICA DE 11/11/2025 Agravo de Instrumento Nº 5082597-24.2025.8.24.0000/SC RELATOR: Desembargador Substituto SILVIO FRANCO PRESIDENTE: Desembargador RICARDO FONTES PROCURADOR(A): ALEX SANDRO TEIXEIRA DA CRUZ SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES por J. P. N. SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: VALMOR SIMAS JUNIOR por J. B. G. Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária Física do dia 11/11/2025, na sequência 110, disponibilizada no DJe de 27/10/2025. Certifico que a 4ª Câmara de Direito Comercial, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: A 4ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM (EVENTO 18). RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Substituto SILVIO FRANCO Votante: Desembargador Substituto SILVIO FRANCO Votante: Desembargador RICARDO FONTES Votante: Desembargador TULIO PINHEIRO LARISSA DA SILVA CABRAL Secretária Conferência de autenticidade emitida em 16/11/2025 16:36:54. Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Decisão TJSC

Ementa

Texto completo da decisão